Международная торговля патентами, лицензиями и ноу-хау. значение трипс
Ноу-Хау (know how ) - техническая, организационная или коммерческая информация, которая имеет коммерческую ценность в связи с ее неизвестностью третьим лицам. Причем к информации, которая носит статус ноу-хау не должно быть свободного доступа. Обычно в отношении данного объекта собственности на предприятии, на котором он применяется, вводят режим коммерческой тайны.
Ноу-хау как альтернатива патентованию
Ноу-хау может быть применено как альтернатива патентованию изобретения. Однако, если получение патента подразумевает раскрытие сведений и их правовую защиту, то коммерческая тайна основывается на строгом неразглашении информации о разработке, поскольку, в случае распространения секретной информации защитить свою разработку будет уже невозможно. В отличие от патента для защиты ноу-хау не требуется регистрации и раскрытия информации о сущности решения.
В отличие от действия патента, права на ноу-хау сохраняются перед правообладателем до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность информации
Лицензионный договор о передаче Ноу-Хау с изобретателем
При заключении договора о передаче прав на ноу-хау применяются нормы законодательства о лицензионных, авторских и других договорах, предусматривающих передачу интеллектуальной собственности.
Данный объект собственности может передаваться как с помощью заключения договора о передаче ноу-хау, так и в рамках лицензионного договора или договора франчайзинга.
- на стадии рассмотрения заявки, все представленные сведения подлежат раскрытию для общего доступа. Это происходит по истечении 12 месяцев с момента регистрации заявки;
- с момента получения патента автор приобретает исключительные права на защиту от несанкционированного использования.
В отличие от патента, ноу-хау относится к сфере действия Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ и рассматривается как объект коммерческой тайны предприятия. По формальным критериям и сути технологического новшества, ноу-хау может полностью отвечать признакам патентоспособности изобретения или полезной модели. Тем не менее, ГК РФ разграничивает выдачу патента и установление режима правовой охраны на ноу-хау. Обязанность по защите ноу-хау возлагается на владельца объекта, который несет потенциальные риски разглашения конфиденциальной информации.
Как правильно выбрать способ защиты прав от действий конкурентов и иных заинтересованных лиц? Такой выбор будет обусловлен преимуществами и недостатками, которыми характеризуется каждый из указанных вариантов.
Преимущества и недостатки патента и ноу-хау
Выделим следующие недостатки процедуры получения патента:
- чрезмерная длительность процедуры рассмотрения заявки и проведения экспертиз патентоспособности объекта - регистрация прав может затянуться на два года;
- ограниченный срок действия патента - по нормам ст. 1363 ГК РФ в отношении изобретения срок охраны устанавливается на 20 лет, а на полезную модель - 10 лет;
- после подачи заявки и получения патента не допускается изменение технологических признаков зарегистрированного изобретения или полезной модели.
Указанными недостатками могут воспользоваться иные лица, в том числе используя раскрытую информацию о сути регистрируемого результата интеллектуальной собственности.
Многие компании, пытаясь защитить свои права на новое изобретение, сталкиваются с трудным выбором: оформить патент или установить режим ноу-хау?
И выбор действительно нелегкий. В первом случае придется раскрыть секретную информацию о разработке, но получить максимальную правовую охрану, а во втором - сохранять конфиденциальность сколько потребуется, но жить с осознанием, что конкуренты зарегистрируют подобное изобретение. В чем отличие между получением патента и введением режима ноу-хау? Что необходимо учесть, чтобы сделать правильный выбор способа защиты изобретения? Можно ли совместить преимущества обоих способов?
Что такое патент и ноу-хау?
Патент - это документ, который подтверждает исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Он выдается на определенный срок и предоставляет владельцу возможность решать, кто, как и когда может использовать его техническое решение.
Получить патент не просто, поскольку регистрируемый объект интеллектуальной деятельности должен обладать определенными критериями: быть новым, промышленно применимым и иметь изобретательский уровень. Но самое главное - патентообладателю придется попрощаться с секретами и раскрыть техническую информацию об изобретении.
При оформлении патента придется раскрыть информацию об изобретении.
Однако сразу встает вопрос: в какой срок он должен это сделать? Для этого рассмотрим особенности патентования:
- автор или заказчик подает заявку в Роспатент, в которой содержится полное описание, формула и чертежи разработки;
- в течение 18 месяцев с даты подачи заявки эти сведения публикуются в официальном бюллетене, т.е. информация об изобретении находится в открытом доступе.
Стоит учесть один нюанс. По закону Роспатент обязан опубликовать сведения о поданной заявке, но при одном условии - она не будет отозвана в течение 12 месяцев с момента подачи. Если подать ходатайство позже, то сведения о вашем изобретении станут известны конкурентам.
Через год после подачи заявки конкуренты могут ознакомиться с секретами производства вашего изобретения.
Если же вы не хотите разглашать эту информацию, то закон разрешает установить режим ноу-хау. Но что такое ноу-хау? Это секрет производства - новые, никому ранее неизвестные технологии, знания или умения, которые можно продать или использовать для конкурентного преимущества. Однако ввести его можно только в отношении продукции, которая способна приносить доход и не разглашать автоматически секрет производства.
В чем же отличие такого режима от патентования? Во-первых, ноу-хау рассматривается как объект коммерческой тайны и относится к сфере действия Федерального закона № 98-ФЗ. Во-вторых, защиты со стороны государства ждать не стоит - все риски разглашения конфиденциальной информации ложатся на плечи владельца. В-третьих, он не требует значительных временных затрат и подтверждения условий патентоспособности вашего изобретения.
Если произошла «утечка» секретной информации конкурентам, то они могут запатентовать ваше изобретение.
Но какой способ защиты прав выбрать: ноу-хау или патент? Для этого необходимо рассмотреть их преимущества и недостатки.
Преимущества и недостатки патента
Патентование выгодно лишь тем компаниям, которые хотят иметь монополию на использование разработки. Патент предоставит им максимальную защиту от действий и претензий со стороны конкурентов, включая выпуск подделок.
Однако у патентования есть четыре недостатка:
- Охрана предоставляется на определенный срок
Периоды действия патентов установлены ст. 1363 ГК РФ. Срок правовой охраны для изобретений составляет 20 лет, для полезных моделей - 10 лет, а для промышленных образов и того меньше - всего 5 лет. При этом для полезной модели действие патента пролить нельзя. После окончания срока разработка переходит в общественное достояние.
Срока действия патента не всегда хватает, чтобы окупить инвестиции.
- В выданный патент нельзя внести изменения
Предмет правовой охраны определяется независимыми пунктами формулы, каждый из которых включает технологические признаки изделия. Но каков шанс, что вы учтете, какие именно признаки сможет использовать конкурент при выпуске аналога? Очень низкий. Поэтому зачастую приходится что-то добавлять в формулу, но сделать это можно только до выдачи патента. Как только вы получите на руки охранные документ, то не сможете внести в формулу изобретения какие-либо изменения. Чем это грозит? Как только информация о разработке появится в открытом доступе, конкуренты могут выпустить изделие, которое схоже с вашим, но отличается по признакам. И привлечь к ответственности вы их не сможете.
Патентование - длительная процедура, которая займет у вас 2 года.
- Раскрытие информации о разработке конкурентам
Поскольку процесс патентования предусматривает обязательную публикацию сведений о заявке, то информация об изобретении становится известна конкурентам. Они могут запатентовать похожее изделие с превосходящими свойствами, и по закону будут чисты (под ваш патент они не попадают).
Рано раскроете информацию о патентуемом изобретении - поможете конкурентам обогатиться.
- Присутствует риск недоработки изобретения
Подавая заявку на патентования изобретения, вы рискуете не пройти экспертизу по существу (например, изделие не имеет изобретательский уровень) и получить отказ в регистрации. А это ведет к печальным последствиям - доработать изобретение и запатентовать его вы уже не сможете, поскольку ваша предыдущая заявка сыграет против вас. Почему? Да все просто - пройдя формальную экспертизу, Роспатент опубликует сведения о заявке в бюллетене. Подавая новую, вы опять «завалите» прохождение экспертизы по существу, только уже по другому признаку - новизне. Роспатент учитывает все сведения о выданных патентах и заявках, известных в мире. А поскольку ваша прошлая заявка была опубликована, то вам снова откажут в регистрации. Исключение - авторская льгота, когда новая заявка подана в течение 6 месяцев с момента раскрытия сведений о разработке.
У заявителя нет иммунитета от его собственных заявок.
Преимущества и недостатки ноу-хау
Как вы уже поняли, ноу-хау получает охрану, когда установлен режим коммерческой тайны. И у такого режима есть ряд преимуществ:
- секретная информация о разработке закрыта и известна только ограниченному кругу лиц;
- период охраны может длиться столько, сколько вам понадобится (например, пока вы не окупите инвестиции в разработку);
- ввести его не сложно, в отличие от патентования.
Однако чтобы ваш секрет производства получил охрану, необходимо соблюсти ряд обязательных условий:
- составить список данных, которые попадут под гриф «Коммерческая тайна»;
- разработать и утвердить внутри компании акты о порядке обращения с такой информацией;
- вести учет лиц, которые получили доступ к секрету производства, либо которым была передана тайная информация;
- ввести пункт в трудовые и гражданско-правовые договора о неразглашении коммерческой тайны;
- на все носители, которые содержат секретную информацию, необходимо наносить гриф «Коммерческая тайна».
Получается, что только от ваших действий зависит, узнают конкуренты о вашей секретной технологии или нет. Если вы не справитесь, то рискуете остаться в будущем без патента. Например, коммерческая тайна станет известна другому лицу, который и оформит патент на ваше изобретение.
Нельзя привлечь к ответственности лицо, которое получило сведения о ноу-хау в результате добросовестного поведения (например, независимо создало такое же изобретение).
Таким образом, ваш выбор способа защиты прав на изобретение зависит от их плюсов и минусов. Не учтете все риски и последствия - вашей разработкой воспользуются другие компании, при том безнаказанно. Можно ли этого избежать?
Как выясняется, да. Если вы хотите как можно дольше сохранять информацию об изобретении в секрете, то установите на предприятии режим коммерческой тайны и подайте заявку на выдачу патента. Зачем заявка? В этом и заключается вся хитрость: закон позволяет подавать заявки неограниченное количество раз, если вы отзываете предыдущую. Главное - соблюсти годичный срок, т.е. у вас есть 12 месяцев со дня подачи заявки на ее отзыв. Для чего это делается:
- сведения об изобретении получают приоритет правовой охраны;
- секретная информация не будет опубликована в бюллетене Роспатента (не станет известна конкурентам).
Следовательно, вы получаете дополнительное время для доработки своего изобретения, при этом важная информация не станет известна другим лицам.
Лицензионная торговля является основной формой международной передачи технологии. Ее предметом являются патентные и беспатентные лицензии на передачу изобретений, технологического опыта, промышленных секретов и коммерческих знаний. В большинстве случаев предметом купли-продажи являются права на использование за рубежом запатентованного изобретения. По способу передачи технологии лицензионные соглашения делятся на самостоятельные, когда технология или технологические знания передаются независимо от их материального носителя, и сопутствующие, когда лицензия предоставляется в рамках более широкого контракта на поставку технологического оборудования и оказание инжиниринговых услуг.
Лицензии продаются на основе лицензионного соглашения, которое устанавливает вид лицензии (патентная, беспатентная), характер и объем прав на использование технологии (простая, исключительная, полная), производственную сферу и территориальные границы использования предмета лицензии.
Патентная лицензия - документ, подтверждающий передачу права использования патента без соответствующего «ноу-хау».
Беспатентная лицензия - документ, подтверждающий право использовать «ноу-хау» без патентов на изобретение.
Неисключительная лицензия - лицензия, оставляющая лицензиару право предоставлять лицензии на данную технологию и другим лицензиатам на данной территории.
Исключительная лицензия - лицензия, предусматривающая монопольное право лицензиата использовать технологию, и отказ лицензиара от самостоятельного использования запатентованной технологии и «ноу-хау» и их продажи на определенной территории.
Полная лицензия - лицензия, предоставляющая лицензиату исключительное право на использование патента или «ноу-хау» в течение срока действия соглашения, и предусматривающая отказ лицензиара от самостоятельного использования предмета лицензии в течение этого срока.
Лицензионное соглашение обычно предусматривает право свободного экспорта лицензионной продукции либо частичное или полное его запрещение. В него также включается условие, в соответствии с которым лицензиар обязан предоставлять лицензиату информацию об усовершенствованиях, которые претерпела лицензионная технология в течение действия соглашения.
Лицензионные платежи (license fees) - вознаграждение лицензиару, выплачиваемое лицензиатом за использование предмета соглашения.
Практикуется несколько основных видов лицензионных платежей:
Роялти (royalty) - периодические отчисления от дохода покупателя в течение периода действия соглашения, зависящие от размера прибыли, получаемой от коммерческого использования лицензии. Роялти могут устанавливаться в виде определенных фиксированных ставок в процентах и выплачиваться лицензиатом через согласованные промежутки времени - ежегодно, ежеквартально, ежемесячно, к определенной дате. Они могут исчисляться исходя из объема прибыли, суммы продаж, отпускной цены и обычно составляют 3-5%. Более высокие ставки роялти обычно устанавливаются на первый год действия соглашения и при поставках производимых товаров на экспорт.
Паушальный платеж - зафиксированный в соглашении единовременный платеж, не связанный во времени с фактическим использованием лицензии, а устанавливаемый заранее на основе экспертных оценок. Этот тип платежа обычно используется при поставках комплектов оборудования, когда стоимость технологии включается в стоимость оборудования, когда лицензиат хочет избежать контроля лицензиара за последующим использованием технологии, когда существуют опасения относительно возможности перевода периодических платежей за границу.
Участие в прибыли - отчисление в пользу лицензиара части прибыли, полученной лицензиатом от коммерческого использования предмета лицензии. Обычно участие лицензиара в прибыли лицензиата фиксируется на уровне до 30% при предоставлении исключительной и 10% при предоставлении неисключительной лицензии.
Участие в собственности - передача лицензиатом лицензиару части акций своих предприятий в качестве платежа за предоставленную лицензию. Этот вид оплаты практикуется ТНК, стремящимися установить контроль над собственностью за теми иностранными предприятиями, которые используют их технологию.